Nulidade de marca por vulgarização superveniente: o problema da análise retroativa

Lembra a ponderação que se faz em relação à atividade inventiva das patentes, de que tudo é óbvio à visão retroativa. Microsoft é óbvio, pois é soft para micro. Em 11 de dezembro de 1975 - quando começou a ser usada - não era óbvio. Em 1982 quando foi registrada pelo USPTO (1200236 ) não era óbvio.

Por isso que - também em marcas - cabem os testes relativos à atividade inventiva, para superar o vício de análise da obviedade a posteriori. Em ATividade Inventiva, publicada na rveista criação 1o. número (o segundo número, aliás, vai ser lançado na EMARF dia 18/6/2009, já sob a direção da Karin Grau Kuntz) eu digo:
Como o elemento central da avaliação direta é a apuração da não-obviedade, num momento específico, sempre no passado, todos os sistemas jurídicos pertinentes admitem que a avaliação direta seja confirmada ou questionada por duas baterias separadas de testes indiciais. Note-se bem: em nenhum caso cabe substituir a avaliação direta pelos testes indiciais, mesmo porque estes últimos apenas se voltam ao aspecto temporal da obviedade.
Precisando: tais testes visam superar o problema central da atividade inventiva: a incerteza da visão retroativa da obviedade. O paradoxo inevitável do ovo de Colombo.
E menciono, no que é pertinente:


as Diretrizes EPO 2005 têm a seguinte redação : « C.IV. 9.10.4 Commercial success alone is not to be regarded as indicative of inventive step, but evidence of immediate commercial success when coupled with evidence of a long-felt want is of relevance provided the examiner is satisfied that the success derives from the technical features of the invention and not from other influences (e.g. selling techniques or advertising) »


Se se determinar - no caso de marcas - que o sucesso NÂO é em razão do secondary meaning - ou da qualidade técnica do produto , o sucesso comercial é índice de distinguibilidade.
Outros dois fatores comerciais que também têm sido indicados como índice de atividade inventiva:
a) o fato de a tecnologia em questão ser licenciada por competidores, indicando que novas alternativas são custosas ou improváveis [1];
b) o fato de o competidor infringir a patente, ou, conversamente, ter negociado ou demandado a tecnologia indica, igualmente, caracteres de não-obviedade [2].


[1] CHISUM, op. cit., “Licensing and Acquiescence by Competitors. If major commercial competitors accept licenses under the patent, then it can be inferred that the invention was not obvious because otherwise those competitors would have challenged the patent's validity.Licensing is not as persuasive if the royalty rates are low; competitors may simply have accepted the license to avoid litigation expenses”.
[2] CHISUM, op. Cit: “Copying and Laudatory Statements by the Infringer. If the person challenging a patent's validity on grounds of obviousness deliberately copied the patented invention, then it can be inferred that the invention was not obvious because otherwise the challenger would have either independently developed a product or copied prior art products. Weight may also be given to the infringer's praise of the invention”.