Marcas aida sem registro: pagamentos de royalties

CPI/96: Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

A lei não regula, no entanto, se essa licença pode imediatamente produzir royalties. Não há, ainda, um poder de exclusão fundado no registro; não há, para as marcas, o efeito retroativo previsto para as patentes. Há, sem dúvida um poder de proteger a marca mesmo ainda não registrada, mas ese poder não é fundado em exclusiva, nem por isso mesmo importa em poder de excluir o uso (o qual, no entanto, pode ser afastado se e quando ocorrerem os pressupostos da concorrência desleal, mas então o funbdamento é diverso e assim também os efeitos). Não havendo os pressupostos da concorrência desleal, então sempre o pagamento presente é convencionável, até mesmo conveniente, pela participação dos benefícios do fundo de comércio construído em torno da marca de fato, mas não necessário. Assim, pode ser tido como legítimo - pois não proibido - mas provavelmente não dedutível na contabilidade societária, pois não há NECESSARIEDADE do dispêndio. Nesta, o procedimento kosher seria a PROVISÂO para pagamente si et quando o registro for constituído, para o pagamento ser feito então.

Na perspectiva meramente fiscal, o art. 352 do RIR/99 Dec.3000/99, diz que será dedutível a despesa de royalties quando necessária para que o contribuinte mantenha a posse uso ou fruição...da marca.

Quanto a esse ponto, disse no meu tributação da Propriedade Industrial e do Come´rcio de Tecnologia, Forense, 1983, item 3.4:


Os royalties são dedutíveis enquanto representarem uma despesa necessária e normal para o exercício da atividade em questão: é a regra geral. Assim, só serão dedutíveis aqueles referentes ao período em que o direito, ao qual se referem, estiver em vigor, e que seja coberto pela licença, devidamente regularizada.


Desta feita, não são dedutíveis os royalties pagos por patentes já extintas, ou ainda não concedidas, ou por marcas nas mesmas condições; não são dedutíveis os royalties relativos a períodos não compreendidos na licença respectiva, ou quando não haja licença respectiva, ou quando não haja licença regularizada em vigor.
Como a legislação pertinente (Lei 4.506/64, art. 71 ) não mudou nos últimos 25 anos, o comentário parece ser ainda pertinente.