Não sei se existe uma Teoria dos Signos. Na minha tese doutoral (Semiologia das Marcas) aponto duas linhas de produção científica (Semiologia, para Saussure, Semiótica, para Pierce), que manifestam terminologias e problemáticas bastante diversas. Poderia citar outros corpos teóricos muito articulados, para os quais "signo" tem acepções não exatamente iguais ao que aponta a colega Michelle Copetti, mas simplesmente, e por preguiça, usei a construção teórica com que me acostumei na década de 60`.

No entanto, quando me foi dado escrever o texto do art. 5o. XXIX (não vou repetir o que disse muitas vezes) não utilizei de nenhum aporte da semiologia, semiótica, antopologia, cibernética, teoria da informação, ou outra teoria dos signos (apesar de sempre ter gostado e estudado nesses corpos de conhecimento). Usei, simplesmente, uma nomenclatura aceitável à propriedade intelectual, cujo sentido (como se depreende do contexto) é oferecer um nom de gendre que acolhesse a marca, o nome empresarial e todos outros objetos da propriedade intelectual presentemente protegidos ou que, sob a bênção constitucional, possam sê-lo no futuro (como o trade dress).

A expressão "sinais distintivos" é de tradição no nosso direito. Dídimo da Veiga o utilizou no primeiro tratado brasileiro, de 1887, e persiste a nomenclatura. Sessenta anos antes que a noção de "sinal" que menciona a colega fosse formulada por Claude Elwood Shannon, no seu texto A Mathematical Theory of Communication. publicado no ano em que nasci. Já Pouillet, no seu tratado (minha edição é de 1892, mas é 3a. ed.), começa dizendo "L´idée de mettre sur les objects fabriqués un signe...". Tenho para mim que - no plano de nosso campo do direito, a tradição toma como equivalente sinal e signo, sem, de forma alguma, arguir-se a distinção suscitada pela colega.

Assim é que ouso sugerir que não se use a distinção sinal e signo para qualquer doação de sentido às diferenças terminológicas (....marginais) entre o CPI/96 e a Constituição. Eu escolhi "nome de empresa" para colocar na CF88 apesar de a nomenclatura corrente à época preferir "nome comercial" corrente à época, e o NCC acabou adotando "nome empresarial". Ninguém imagine que são coisas diversas. Como disse Romeu (ou Julieta, já não me lembro) "What’s in a name? That which we call a rose / By any other name would smell as sweet"

O tema ensino de PI obviamente me interessa muito. Conversei com o Gustavo Leonardos para criarmos uma comissão sobre isso na ABPI; deu-se início formal à ideía, mas nunca se reuniu o grupo. Conversei com a Juliana, que se mostrou igualmente sensibilizada. Vamos ver.

Acho o trabalho da Maristela Basso, com o entusiasmo da Patrícia Carvalho sobre currículo de PI nas faculdades um marco extremamente favorável.

Estou completamente de acordo que a PI deva ser uma matéria obrigatória....para a faculdade. Deve haver oferta necessária, ainda que não escolha impositiva.

Lá pelo meu 9o. ano de faculdade de direito (5 de graduação na Universidade do Estado da Guanabara, 3 de mestrado - o único que havia no Rio - na Gama Filho, mais um de submersão no mestrado da Columbia) me dei conta dessa distinção interessante entre aprender direito e pensar juridicamente. No primeiro dia de aula no método socrático "puro" de Columbia, percebi que nosso sistema romanístico não nos prepara para as habilidades exigidas pelo sistema de lá. Nem eu, nem os colegas alemães, franceses, suíços, etc., todos pós-graduados, muitos doutores, não conseguíamos acompanhar dez minutos de uma aula de primeiro dia de aluno americano.

O sistema de ensino na Ivy league privilegia exatamente o pensar juridicamente, ao saber direito substantivo. Durante algum tempo, convivi no meu escritório com colegas ingleses e americanos; observação reiterada que me faziam: nossos recém formados, que passaram por três ou mais anos de estágio e exame de ordem, são mais preparados como advogados do que o first year associate deles (e - incidentemente - que as recém formadas são mais femininas, tese comprovada pelo fato de que todos tais colegas me carregaram minhas associadas como esposas, ao voltar ao exterior).

A questão é: qual o crescimento posterior desse povo que é treinado a pensar, mas sem saber direito material? Um artigo publicado sexta feira -
The Elastic Tournament: The Second Transformation of the Big Law Firm, em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1104711 - analisa o processo de formação pós-faculdade desse povo, e enfatiza que o "mentoring", o que se aprende dos advogados mais velhos, é um elemento crucial da criação do profissional. Ou seja, o sistema que o André propugna presume que a formação do advogado apenas comece na faculdade. O nosso sistema supõe que o advogado saia formado. Duas estratégias profissionais (e não só acadêmicas) diversas.

Isso posto, pergunto: se é para ensinar a pensar direito, Propriedade Intelectual não é um excelente pretexto? Haverá capítulo da enciclopédia jurídica mais em estado de devir, mais mutável, em que se criem mais institutos novos? Estou ensinando PI faz uns 24 anos, e ainda tenho de refazer cada aula.

Quando na ativa como Procurador do Município do Rio, me veio à apreciação a questão do Cristo Redentor: os alegados titulares do respectivo direito autoral pretendiam fazê-lo valer contra o Município. Minha intervenção, encontrada em http://denisbarbosa.addr.com/O%20Caso%20do%20Cristo%20Redentor.doc, não segue a idéia de que as limitações sejam restritivas, nem, ao contrário, ampliativas, mas simplesmente funcionais: qual o propósito da limitação, como ponderação de interesses contrastantes?

Assim disse:


Note-se que na verdade o art. 48 da Lei 9610/98 tem por indiferente a propriedade da área onde se situa a obra escultural. Se há acesso público, e a obra está sujeita à livre fruição da população em geral, existe liberdade de representação. O fator determinante para limitação ao direito autoral, ao que entendo, é o fato de que a fruição já é pública, não cabendo assim retirada desta faculdade do domínio público; para mim, a exata classificação do lugar onde se situa a obra como logradouro ou não é sutileza bizantina em face da análise funcional das propriedades, que enfatiza sua destinação social.
Não se argua, de outro lado, o intuito protetor da lei autoral, que faz interpretar em favor do autor as disposições negociais [1]. No caso, não estamos interpretando negócios jurídicos, mas texto legal, e existem dois objetos de tutela igualmente dignos de proteção – a criatividade e a fruição pública da arte. Assim, a racionalidade e a funcionalidade são os critérios heurísticos relevantes [2], não o viés pro autorem, que se aplica no contexto privado.


[1] Lei 9.610/98 - Art. 4o Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.
[2] Vide o Parecer PG/CES/01/00-DBB, onde longamente me estendo quanto ao conflito de interesses igualmente protegidos pela Constituição.

Sentei numa banca de monografia
da UERJ em que a bacharelanda, estagária da
Globo, manifestou-se em favor de uma licença
compulsória geral contra herdeiros. Para ela,
enquanto vivo, o autor tem interesse em cumprir o
dever social maior de expressar-se e criar para a
sociedade; mas, após a morte, o peso dos valores
se altera, e a sociedade acaba perdendo em acesso
à cultura tanto pela redução da obra a um
interesse monetário, quanto pela frequente incerteza e mesmo caos condominial.


Acho interessante a proposta, e não incompatível
com o texto constitucional: XXVII - aos autores
pertence o direito exclusivo de utilização,
publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar. Na economia dos interesses em jogo, esse
"tempo", que já significa uma contenção da
potestade constitucional do autor, se converte
razoavelmente em "condições", eis que que pode
fixar quatro anos, pode fazê-lo em oito, mas de
forma contida. A lei deveria assegurar aos
herdeiros um direito aos fructi, mas não um um
poder de privar a sociedade ao acesso à obra;
previsão de consignação e de fixação judicial,
administrativa ou mesmo arbitral de valor justo se impõe.

Notícia do NYT de hoje me acorda para uma velha cisma que tenho com o art. 210 do CPI/96, quando ele preceitua que "Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado ....". Sempre me pareceu que o dispositivo, transplantado de uma tradição internacional, não é compatível com nosso sistema constitucional.

A notícia informa que, no juízo de delibação, julgados americanos importando em indenização punitiva são ercusados na Itália:

As the Italian court explained, private lawsuits brought by injured people should have only one goal ­ compensation for a loss. Allowing separate awards meant to punish the defendant, foreign courts say, is a terrible idea.

Punishments, they say, should be meted out only by the criminal justice system, with its elaborate due process protections and disinterested prosecutors. It is not fair, they add, to give plaintiffs a windfall beyond what they have lost
É exatamente o que venho dizendo. O sistema do processo civil visa a recomposição do dano injusto. O sistema punitivo - penal ou administrativo - tem e deve ter outro sistema de proteção aos interesses do "punido", segundo o art. 5o. LIV da CF88. É uma questão de devido processo legal.

A segunda observação do tribunal italiano toca a outro ponto: punição em favor do prejudicado viola o próprio conceito do sistema da Justiça, em que o Estado se substiui à vindicta privada, subrrogando-se na lide. A única leitura que posso dar ao art. 210 é: "Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais adequado à reparação do dano....". A regra do enriquecimento sem causa, de outro lado, implicaria que eventuais punições monetárias vertessem aos cofres públicos, e não ao particular - que no Brasil já se favorece com a sucumbência.

Um sistema constitucional que prevê danos morais (e sucumbência, que não é regra geral no direito americano) não é compatível com "critério mais favorável ao prejudicado ...."., ou dispensa da porova do dano em ações de PI. Gama Cerqueira propugnava essa dispensabilidade, mas num sistema em que o dano moral inexistia. A notícia do NYT lembra isso:

“Until well into the 19th century,” Justice John Paul Stevens of the Supreme Court wrote in 2001, “punitive damages frequently operated to compensate for intangible injuries” like pain and suffering or emotional distress.

Como meus textos e aulas provavelmente expressam, sou muito influenciado pelo direito romano clássico e pelo direito americano (a versão corrente do direito romano em construção). Mas esse excesso do CPI/96, que veio sim de um precedente americano que se espalha pela PI do mundo, assim como a noção jurisprdencial de que reparação em PI prescinde prova do dano, não dá para aceitar enquanto houver a preocupação do devido processo legal.

Diz o IP Watch hoje:
Discussions on the relationship of the TRIPS agreement to the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD), the protection of traditional knowledge and folklore, and a review of TRIPS Article 27.3b, which covers the possible patenting of innovations on life forms, such as plant varieties, are standing agenda items of the council, as mandated by the 2001 Doha Declaration. This includes taking into account development issues as well as the original aims of the TRIPS agreement.
A nota consigna que pelo menos metade dos países membros da OMC estão de acordo com a introdução, no art. 27 de TRIPs (ou em outro lugar) uma obrigação de indicar a fonte do conhecimento ou do objeto a ser analisado com vistas ao conhecimento, para atribuir algum tipo de retorno material às comunidades os nações da fonte do conhecimento ou do objeto. Não se carece da nota para se ter presente o grande número de movimentos e tendências não-governamentais que subscrevem esse objetivo.

Embora, pessoalmente, minha formação seja no âmbito da cultura e da antropologia cultural, não posso deixar de entrever nesses movimentos uma séria disfunção política.

Estavamos nos instantes finais da Conferência de Revisão da CUP em 1980 (Genebra), logo após a já recitada intervenção da delegação americana avisando que a Revisão, apesar de um só voto contra (o dos EUA) não ía continuar, quando o delegado da Costa do Marfim, inopinadamente, suscita o então inaudito tema de PI e biodiversidade. Todas as delegações ansiosas para acabar a longa sessão de mais de um mês, e a intervenção soou como inoportuna. Mas o chefe da delegação brasileira, Embaixador Miguel Osório de Almeida comentou, "na lata": é um tema diversionário. Uma semente "vendida pelos americanos" para distrair a atenção dos objetivos do desenvolvimento.

Concordei, e não parei ainda de concordar. Não me oporia jamais à tese linda de que o folclore, o conhecimento selvagem, e os detentores da biodiversidade merecem respeito. Mas só posso notar que o resultado real dessa discussão é o diversionarismo no que toca à discussão do desenvolvimento. Como um tema de retórica, permite aos países da OECD fazer concessões marginais, gastando enquanto isso imensas proporções da libido e dos recursos políticos e diplomáticos - sempre limitados - dos países em desenvolvimento. Para usar uma noção da economia do comércio internacional, os termos de troca são terrivelmente desproporcionais em face das necessidades reais do nosso grupo de países.

Mas muito mais doentio é quando um país - e falo do Brasil - incorpora essa retórica contra seus próprios interesses. A perversidade da burocracia recém-criada, que contigencia o pedido de patente brasileiro às liberações de fontes de biodiversidade, é o tiro no pé mais irracional da PI em muito tempo. Tenho postulado pela mais ampla patenteabilidade da bioetc entre nós, em face dos interesse brasileiros. Pois essa nova restrição, construída para "manter coerência" com o discurso do embaixador da Costa do Marfim, é um tiro-no-pé com calibre 12.

Ainda mais, por irracional na forma. No regime do Código Civil de 1916, a virgindade era - pelo menos - tâo importante quando a biodiversidade é hoje. Mas não se criou um exame público prévio para atestar a virgindade: a declaração de nulidade após o casamento, com decadência de 24 horas, bastou para atender à retórica da época. Na Babilônia (como narra Heródoto) a mesma retórica tinha solução ainda mais funcional: um deflorador público, pago pelo Estado babilônico, resolvia a dúvida antes de todos casamentos. Não havia dúvidas, sem decadência em 24 horas.

Refiro-me à Nota Técnica da SDE referente ao caso que envolve montadoras e respectivos desenhos industriais e as fabricantes independentes de autopeças

Há muito tempo, estava indicando que esse pleito na SDE era a questão mais importante para o desenvolvimento da propriedade intelectual no Brasil. O reconhecimento de que a PI é condicionada aos interesses da concorrência, como uma forma dinâmica de estimulá-la, sem prejuízos irrazoáveis aos benefícios concorrenciais estáticos. A importância da decisão seria - em qualquer lado que tomasse - o de proclamar a fase adulta da PI no nosso país. Já expressei minha opinião aqui sobre quem (eu entendo) tivesse razão no dissídio. Mas não é disso que falo.

Essa decisão da SDE, no entanto, é um descalabro. Superficialmente, favorece um sub-setor do investimento estrangeiro. Substancialmente, afeta a importância da PI de todos os demais setores do investimento estrangeiro, ao colocar esse capítulo do nosso direito na retaguarda da evolução da Propriedade Intelectual tal como efetivamente praticada nos países da OECD. Quem quer racionalidade de economia de mercado na política de PI, a racionalidade que preside o sistema nos países de liderança internacional, quer os CADE da vida regulando a questão, e não os Ministérios da Saúde, os MIDICs e os economistas industriais de toda extração. Estou nesse campo desse povo porque - no contexto brasileiro - é o que melhor propõe racionalidade no tratamento de nossa matéria.

Mas acredito que política de PI deve ser, se possível, uma política de concorrência. de eficiência equilibrada, de balanceamento socialmente eficiente entre os efeitos schumpterianos da inovação. Essa decisão da SDE nos lança de novo na necessidade de uma política interventiva. A falta de um Posner na SDE acaba legitimando (e muito) uma política de Prebisch.

Em suma, titulares de PI do setor químico e farmacêutico, biotecnologia & coetera: levaram hoje uma chibatada de longo alcance. Parabéns ao investimento automobilístico.

Da série: o pibrasil não viu

Queria trazer aqui uma ponderação sobre a necessidade de trazer inteligência constitucional à interpretação do CPI/96, especificamente no tocante às invenções da área biotec. Em um trabalho relativamente recente (Maria Ester Dal Poz e Denis Borges Barbosa, Incertezas e riscos no patenteamento de Biotecnologias: a situação brasileira corrente, Capítulo do livro Propriedade Intelectual e Biotecnologia, Vanessa Iacomini,org., 228 pgs,Juruá Editora, 20/8/2007, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/esterdenis.pdf) foi expressa a impressão de que, para as políticas públicas brasileiras, o setor de biotec nos obriga a uma interpretação expansiva e pró-patente.

A raiz constitucional dessa convicção é o do importantíssimo julgamento da corte constitucional italiana, que, por meio de simples interpretação constitucional, introduziu a patente de medicamentos naquele sistema jurídico, em 1978:

Na realidade, nos últimos anos a tomada de consciência da ausência superveniente de todo fundamento racional da exceção cresceu concomitantemente com a afirmação do valor da pesquisa técnico-científica e do dever da República para promovê-la; com a mais elevada capacidade da indústria farmacêutica italiana em organizar a pesquisa, também em relação às condições de competitividade com os outros países; e finalmente com as mais intensas relações com os mercados estrangeiros, particularmente no âmbito dos estados pertencentes à organização do Conselho da Europa e aqueles da Comunidade Econômica Européia (como resta provado pelas convenções estipuladas pelo governo italiano, todas orientadas a restringir ou a eliminar radicalmente a possibilidade de vedar a concessão da patente em setores específicos). (Corte Constitucional da Itália, 1978, Sentenza 20/1978 )
Ou seja, a leitura de acordo com a constitução leva leva em conta exatamente o equilíbrio dos interesses nacionais em face do processo de patenteamento, e quando mudam os pressupostos, exigindo um reequilíbrio de interesses, tal deve ser expresso não só na política pública mas na aplicação da norma. Como, neste caso, não há nenhuma necessidade de alteração normativa, mas de simples aplicação de norma, trago aqui minhas observações.

Numa conversa, vigorosa e sólida, com uma examinadora de patentes do INPI, da área biotec, confirmei o que intuía: a prática corrente é tratar o 10,X como se fosse uma proibição política - como se tratasse do art. 18. Tenho afirmado minha convicção (vide o meu artigo sobre patentes de software que saiu em dois números da revista da abpi ano passado) de que o art. 10, exigindo que haja "invento", expressa a necessidade constitucional de que haja - como pressuposto de patenteabilidade - uma solução técnica para um problema técnico.

Ou seja, trata-se de um requisito estrutural, e não incidental (como são as proibições do art. 18) do sistema patentário. Mas a leitura literal do art 10 não distingue entre o art. 10 e o 18; a prática é apenas preceder a aplicação do artigo de número menor. A doutrina e jurisprudência (vejam o tal artigo a que referi) apontam para a funcionalidade do disposto no nosso art. 10: não é um conjunto de proibições, mas de índices. EM princípio, um algoritmo (e sempre, se se descreve um algoritmo em si mesmo) não resolve um problema técnico com uma solução técnica. Mas qualquer solução técnica, que resolva um problema técnico (e não somente prático à maneira do julgado State street, ora sob reexame) , importe ou não em uso de algoritmo, será invento. Ou, numa área em que sou "técnico", um conhecimento de natureza estética (como executar o estilo ornamental francês do séc. XVII, na pesquisa do Early Music Laboratory de Sol Babitz) não será invento, mas alguma coisa que me facilite fazer apoggiatura no f# da minha flauta de forma repetível e "industrial", será.

Argumenta-se com a idéia (onde está a fonte próxima disso? no Chakrabarty? ....leram sem atenção) de que no produto natural não há INTERVENÇÂO HUMANA. Intervenção humana não é requisito de invento, e sim de apropriação. Se há uma solução técnica para um problema técnico, mas não houve o ato de autoria da solução, simplesmente os efeitos patrimoniais da invenção não serão atribuíveis àquele que se arroga inventor. A falta de intervenção humana é uma questão de imputabilidade da solução a um determinado sujeito de direito. Invento é a capacidade de resolver uma questão técnica.

Assim, como já explicava o velho Waldemar Ferreira:
“(...) pode ocorrer que as fôrças da natureza sejam surpreendidas não somente em suas leis , mas dominadas a serviço de nosso bem-estar. A invenção condiz com o domínio do útil e, como tal, se contrapõe à descoberta, que se refere ao domínio da verdade, devendo traduzir-se em nova utilidade.” FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. Volume VI. São Paulo: Edição Saraiva, 1962.
Como a noção de "utilidade industrial" refere-se ao requisito da repetibilidade:
“A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a idéia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção. Assim, são excluídas da proteção legal as invenções charlatanescas, que visam a abusar da credulidade do público.” (MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003.,p. 153)
Há, no entanto, uma cláusula do art. 10, X que entendo na verdade uma proibição política: a que, indicando que só há invento quando haja solução técnica, excepciona dessa regra o IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais". Carlos Correa já apontou que isso é pura política pública, e má política no tocante ao Brasil. Isso é matéria do art. 18, e deve assim ser tratado, salvo mudança normativa pelo Congresso.

Assim é que entendo necessária a alteração da prática do INPI em interpretar literalmente o art. 10, X. Não é a "todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza" que é vedado o patenteamento, mas àqueles elementos que não apresentem uma solução técnica para um problema técnico (com a exceção apontada).

Entendo também (e isso tenho expressado seguidamente a alguns integrantes do GIPI) que essa interpretação (ou qualquer outra, inclusive a discutida nos grupos de estudo em curso no INPI), como expressão de uma política pública (no caso, a literalidade é uma política pública, de caráter naïve e formulada no âmbito puramente técnico, o que é antidemocrático) deve ser expressa como decisão orgânica de estado. Uma diretriz. E quando necessário, a política deve ser submetida ao Poder Legislativo. Como a proibição de patentes de segundo uso, o que acho justíssimo, mas não por decisão do board da Anvisa. Aliás está sendo projeto de lei, sob os comentários de que seria "uma descoberta". O que - sendo solução técnica - não é. Pode até não ser de quem pede patente, mas não deixa nunca de ser invento.

Num parecer recente, está a seguinte nota de pé de página, que acabou não sendo reproduzida no artigo dele extraído (BARBOSA, Denis Borges. PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O patronímico como elemento de marca. Aracaju: Evocati Revista n. 25, jan. 2008 Disponível em: < http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=188 >. Acesso em: 06/03/2008)

O nome de fantasia, levado às Juntas de Comércio sem que o preveja a lei regente, correspondente ao d/b/a da prática americana, constitui-se em criação costumeira, embora citado até em decisão do STF (RE-107892/PR Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86). Diz a Wikipedia em português, consultada em 17/1/2008, numa expressão imprecisa quanto ao direito, mas expressiva da situação fática: “Nome fantasia (nome comercial, nome de fachada) é a designação utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob a qual ela se torna conhecida do público. Esta denominação opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas. O nome fantasia pode ser formado a partir de palavras ou expressões oriundas da razão social, bem como pode ser criado a partir da criatividade do empresário e de sua assessoria de marketing. Igualmente, o nome fantasia pode ser a fonte para a elaboração da razão social. (...)". Autores, como TOMAZETTE, Marlon, A proteção ao nome empresarial, encontrado em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8456, visitado em 17/1/2008, assimilam título de estabelecimento e nome de fantasia, o que parece ser erronia; o nome de fantasia (ou nome fantasia) é designativo da pessoa, e não do local. Note-se que a anotação do nome de fantasia constitui obrigação tributária acessória junto à Receita Federal, constituindo sua alteração evento próprio (221) relativo ao CNPJ. Poder-se-ía defini-lo como o elemento significativo designativo da pessoa empresarial, desprovido dos atributos de cunho regulatório que indicam a natureza jurídica e a responsabilidade societária. A prática registral sanitária também usa da expressão, em sentido diverso.

As duas vertentes do progresso técnico ou da solução alternativa se degladiaram por cerca de 60 anos; aquela (para se ter patente necessita-se de uma melhor solução) na tradição alemã; esta (basta se ter uma OUTRA solução), na tradição de quase todo o resto do mundo.

Diz a nota 110 do nosso estudo Atividade inventiva: objetividade do exame:

Na Alemanha, surge como uma construção doutrinária logo assimilada pelos tribunais, o da altura inventiva (Erfindungshöhe) e o da surpresa do efeito técnico (Ueberraschend Erfolg) [1]. A primeira noção partia do princípio de que para se ter patente era necessário um progresso técnico, uma melhora na tecnologia, e não só uma alternativa à tecnologia existente [2].


[1] WIRTH, Das Mass der Erfìndungshohe. Berlin, Heymann, 1906. Vide STEFANIS, Pietro. Novitá Inventiva e Novitá Intuitiva. Firenze: Societá Editrice Toscana, 1932, p. 24-36. Nota CABANELLAS, op. cit.: “En un segundo grupo de países, el desarrollo de una noción clara de actividad inventiva se vio obstaculizada por su confusión con criterios basados en la utilidad de la invención o en el avance de la técnica logrado por ésta. Tal fue el caso, en particular, de Alemania. Estos criterios presentaban la dificultad de confundir un estándar esencialmente tecnológico, como es el de la diferencia existente entre la técnica anterior y la aportada por el supuesto inventor, con estándares de tipo económico -la ventaja competitiva derivada de la invención-, finalista -la medida en que la invención satisface los propósitos para los que se la destina-, o cualitativos -el grado en que se pueden atribuir a una invención ventajas calificables como un "avance" y no meramente como una alternativa frente al estado preexistente de la técnica-. Tales dificultades condujeron a que la actividad inventiva -o conceptos similares- no alcanzaran una identidad suficiente hasta su reconocimiento explícito por la legislación”. Note-se que a nossa lei prevê um requisito de Erfindungshöhe no sentido do progresso técnico do direito alemão antigo, para o caso de licenças compulsórias de dependência.
[2] Como nota PAGENBERG, Jochen. The Evaluation of the "Inventive Step" in the European Patent System - More Objective Standards Needed - Part Two, 9 IIC 121 (1978), encontrado em http://www.bardehle.de/fileadmin/bardehle/sonstiges/Publikationen/Inventive_Step_II.pdf , falando do abandono desse requisito pela lei alemã,após a aplicação da regra da atividade inventiva da Convenção de Munique: ‘With the abolishment of technical progress as a prerequisite of patentability, to my mind the inventor under European law has the choice: the problem can either be to make something "better" (technical progress) or to make something "different" (alternative means without improvement).”


O parâmetro da Convenção Européia e do PCT acabou sendo a noção de que mesmo soluções alternativas, inclusive por terem efeito potencialmente pro-competitivo, seria também admissíveis à exclusiva . É esse o entendimento dominante desde então. Mathely não está certo, nem errado, pois direito não é digital; esse enunciado é só uma expressão que teve muita oposição, e hoje não muita.

Um perito pode e deve falar da LPI como matéria de fato, sem exercer exegese própria: ele pode e deve citar, por exemplo, que "o INPI entende assim, como se lê de tal e tal diretriz". Assim, isso é citação de fato (que tem de ser documentada em base in claris non fit interpretatio, ou seja, récita de fatos), e não exegese. Fora disso, há destempero da função processual e constitucional da prova, como cito no artigo (com Ana Paula Buonomo Machado) publicada na Revista da ABPI especial de agosto:


Quando a perícia é realizada por um engenheiro sem formação em qualquer das especialidades que são versadas na patente, ofende-se claramente àquilo que o mestre Cândido Dinamarco classifica como direito público ou cívico à prova adequada.
Esta ofensa é, no nosso entender, não só uma simples impropriedade processual, mas, devido ao empenho constitucional em que um monopólio só seja emitido quando presentes substantivamente os requisitos legais, um atentado ao devido processo legal. Há interesse público coletivo em que uma patente nula seja assim determinada segundo a melhor prova possível.
A fortiori, o engenheiro que não tem NENHUMA formação jurídica, deve abster-se de interpretar a LPI.

Ocorre que, frequentemente, em especial no foro estadual, o juiz (e os patronos) pode ser ainda menos conhecedor do que o perito.

Da série: o Pibrasil não viu

(Sobre a crítica feita por João Carlos Muller Chaves ao evento de dezemvro de 2007 do MinC)

Fui um dos palestrantes do evento do MinC. Fiquei feliz em poder oferecer uma contribuição, e tenho certeza de que o Muller também ficou, ao oferecer a dele, n´O Globo. É assim que se discute política pública. Tenho em comum com a posição do artigo a convicção de que o direito autoral deva ser reforçado - mas com musculação e não com dopping. Sei que a metáfora extraída da educação física ou dos esportes talvez não seja a mais adequada a este listeiro, mas ando, faz uns anos, exatamente com essa impressão: a de que a LDA tomou esteróides. A "flexibilização" que efetivamente ando propondo é só tirar da lei o que, nela, tem de doentio e artificial. Como já disse em relação a outros capítulos da PI (depois do KSR, até mesmo 'às patentes...), para mim já estava bom aplicar o Capítulo 17 do United States Code.

Se a LDA fizesse o teste da FIFA, ficava suspensa até a Copa de 2012.

"Although you and your members may own the Ford automobile, you do not own the rights to the trade dress. Taking pictures of any Ford automobiles, placing them on products (i.e. calendar, mugs, t-shirts, etc.) and making them available to the public for sale is an infringement of Ford's intellectual property rights."



Trata-se da chamada "monetização" da marca, uma questão séria do ponto de vista da política pública.

Veja-se o que digo no meu Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007:


3.1.5.5. A monetização da marca

Uma série de casos judiciais, no Brasil[1] e no exterior, vem revelando a função marcaria não ortodoxa que Barton Beebe[2] denomina de monetização da marca: o fato de a marca ser usada não como signo de origem, mas como elemento de consumo em si mesmo, com quem compra um blazer com a marca Rolls Royce inscrita em cor sobre o bolso superior esquerdo, pela evocação do prestígio do carro sobre o way of life do usuário.
Neste caso, cada vez mais freqüente, o processo de significação da marca é transplantado para outro contexto: o signo Rolls Royce, que seria normalmente aposto sobre o automóvel, denotando a origem do produto, e com isso carregando a imagem de qualidade, elegância, durabilidade e, mais do que tudo, exclusividade e preço elevado, é usado sobre uma peça de vestuário – com ou sem licença do titular da marca[3], mas algumas vezes com autorização e satisfação, como forma de merchandising. Alguma parte da imagem da marca[4] seria – é a tese – evocável.


[1] A série de casos relativos à proteção dos emblemas de clubes de futebol.
[2] Beebe, op. cit., p. 657. “The Monetization of Sign-Value: The Merger of Signified and Referent - The social theorist Mark Poster has observed that "today increasingly meaning is sustained through mechanisms of self-referentiality, and the non-linguistic thing, the referent, fades into obscurity, playing less and less of a role in the delicate process of sustaining cultural meanings." A host of trademark commentators have made a similar observation with respect to trademarks. Judge Alex Kozinski, for one, has noted that trademarks have "begun to leap out of their role as source-identifiers and, in certain instances, have effectively become goods in their own right." In such a situation, the eferent, of whose source the consumer is ostensibly being informed by the trademark, is reduced to a nullity. Its absence collapses the trademark's conventional triadic structure by forcing amerger of signified and referent. Thetrade-mark's goodwill is commodified and sold as its own product.
[3] A questão de uso diluidor ou de aproveitamento parasitário não é aqui considerada.
[4] Ou seu branding. Gunnar Swanson, Info-Cafe: Re: Branding, Jun 13 18:01:46 CEST 2004: "I tend to put "brand owner" in quotation marks because the phrase implies too much. For instance, in many ways Coca Cola does not own their brand. They own the trademark but the brand resides in the minds of a billion or so people around the world. The brand is what people think of the fizzy sugar water, what people feel when they see old red vending machines, thoughts of Santa Claus paintings, reactions to Mexican kids wearing t-shirts that say "Come Caca" in a script similar to the trademark, associations with American culture and politics. . . They are, however, the trademark owners and the people who have the right (perhaps even the duty) to try to both protect and exploit the brand."


Minha posição é: o trade dress necessita de tanta dosagem de interesse público quanto às outras formas de PI, não podendo cair no buraco naïve de simples aproveitamento parasitário. Na verdade, o fato descrito não é exatamente violação de trade dress.

Com o Luis Leonardos, sempre entendi que licença, inclusive de software, tem natureza assimilável à locação. E assim deve ser tratado sempre que se traz, em suplemento, a norma ordinária de direito comum. Falo sobre isso, com alguma extensão, no meu Uma Introdução, 2a. ed., no último capítulo e, citando Clóvis Bevilacqua, no capítulo de patentes, discutindo o condomínio delas. No meu Proteção de Marcas, publicado em setembro, me demoro um pouco mais sobre a aplicabilidade das normas de direito comum aos institutos da Propriedade Intelectual:


Identificando "propriedade" (i.e., direito exclusivo) e "monopólio" (i.e., posição singularizada na concorrência), dentro do campo específico do direito positivo brasileiro, não excluímos, porém, a ação dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (jus abhorret vacuum) a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível.
Ora, as "propriedades" das patentes, direitos autorais e marcas são direitos reais, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas às figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais sobre bens móveis físicos? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais serão, intuitivamente, o paradigma dos direitos de propriedade industrial[1].
É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis as normas de direito real mobiliário se compatíveis com a natureza própria dos direitos de propriedade intelectual. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação.
A aplicação subsidiária das normas do direito comum em matéria de propriedade industrial parece ser razoável. Segmento do Direito Comercial, fração divisionária do Direito Privado, as normas da propriedade industrial não têm tamanha autonomia e continência a ponto de se tornarem um direito à parte. Discute-se, isso sim, se é aplicável o regime geral dos direitos reais àquelas "propriedades" específicas, derivadas do privilégio ou registro.
[1] Caio Mário da Silva Pereira anota que a Parte Especial atinente ao Direito das Coisas abrange indistintamente os bens corpóreos e incorpóreos, o que também chega a suceder na Parte Geral do Código ("Instituições de Direito Civil", vol. I/237, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1966, p. 112).
E, se o bem intelectual, como categoria, é infungível, o objeto da licença é equivalente a todos outros objetos de licença do mesmo bem intelctaul, não o desfigurando o número de série do corpus mechanicum, cuja função é de natureza tributária e de meio subsidiário de fixar a infração. Como o número das cédulas não desfigura a fungibilidade da expressão do meio de pagamento.

Vide SANCHES, Hercoles Tecino. "Direitos autorais e locação de bens móveis: contratos de licença autoral". Revista de direito civil imobiliário, agrário e empresarial, vol. 15, n. 57, p. 98/132, jul/set 1991.

PROJETO DE LEI Nº , DE 2003
(Do Sr. Dr. Pinotti)
Acrescenta inciso ao art. 43 da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, limitando os
direitos de proteção patentária das
substâncias farmacêuticas componentes de
medicamentos produzidos pelos laboratórios
estatais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 43 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:
“VII – às substâncias farmacologicamente ativas e demais
matérias-primas componentes de medicamentos fabricados
pelos laboratórios estatais, destinados à distribuição gratuita
nos serviços do Sistema Único de Saúde.”
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de cento e oitenta dias.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.



Então o projeto quer é introduzir uma limitacão às patentes. Em princípio, não endossaria tal solucão eis que, levando sempre em conta o interesse social em jogo, as limitações presumem ponderação, e o texto, ao contrário do que supus antes, não importa em pagamento de royalties. A meu ver isso não parece nem constitucional, nem compatível com TRIPs. O projeto, não obstante suas excelentes intenções, merece ser vetado.

Não sou partidário de licenças compulsórias quando o interessado é o Estado e o uso é não comercial. Sou, sim, do instituto do uso público não comercial, como previsto na lei 11484/07 e, como já mencionei, corrente e frequente no sistema americano:


Art. 47. O Poder Público poderá fazer uso público não comercial das topografias protegidas, diretamente ou mediante contratação ou autorização a terceiros, observado o previsto nos incisos III a VI do caput do art. 49 e no art. 51 desta Lei.
Parágrafo único. O titular do registro da topografia a ser usada pelo Poder Público nos termos deste artigo deverá ser prontamente notificado.

Quanto a isso, vide o nosso Breves comentários à Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007, que introduz proteção exclusiva relativa à
Topografia de Circuitos Integrados, que está sendo publicado na Revista dos Tribunais.

Sempre tive algumas dúvidas quanto à compatibilidade constitucional deste último sistema. Atraído por um voto recente do Ministro Eros Grau, que o cita, fui desenterrar o opúsculo Privilégios Exclusivos, do Ruy Barbosa, de 1911. Apesar de não falar muito de patentes de invenção, o texto ajuda a entender como o uso público não comercial difere da licença compulsória. Assim como traduz certa doutrina judicial americana sobre o tema, patentes são privilégios exclusivos, não monopólios stricto sensu, mas, como tal, concesões de origem plenamente estatal.

O uso público não é nem uma limitação intrínseca ao direito, nem uma licença compulsória de um direito concedido, em face de interesses subsequentes e cogentes, mas uma reserva de poderes na própria concessão. É um modo de concessão pelo qual o Estado se reserva a inoponibilidade quanto a exclusão, sem se eximir de restituir, através de indenização (e não royalties) os valores aos quais o titular da patente poderia auferir, não fosse pelo exercício da reserva.

Em suma, o que falta aí no projeto é pagar indenização, e não classificar sob o art. 43, para se ater à técnica jurídica adequada. Minha sugestão como minuta preliminar de uma manhã de quarta feira:
Art. 43-B. O Poder Público, mediante ato administrativo motivado, poderá fazer uso público não comercial do objeto de patentes ou pedidos de patentes de invenção, diretamente ou mediante contratação ou autorização a terceiros, para os fins de interesse público, inclusive os de interesse social ou de defesa nacional.
§ 1o. O titular da patente ou pedido de patente cujo objeto venha a ser usado pelo Poder Público nos termos deste artigo deverá ser prontamente notificado.
§ 2o. O uso público obedecerá ao seguinte:
I – o alcance e a duração do uso serão restritos ao objetivo para o qual foi notificado.
II – o uso público não impedirá o pleno exercício dos demais direitos do titular da patente;
III – o uso por terceiros do objeto da patente, mediante contratação ou autorização do Poder Público, se fará exclusivamente para os objetivos do ente estatal que levaram ao ato, vedada qualquer outra atuação que, não fora pelo uso público, importasse em violação do art. 42 desta Lei.
IV - O titular deverá ser adequadamente remunerado segundo as circunstâncias de cada uso, levando-se em conta, no arbitramento judicial dessa remuneração, o percentual que seria devido por uma licença entre pessoas independentes sobre o objeto do uso público, calculado sobre a parcela do custo para o Poder Público que expresse o objeto da patente ou pedido de patente pertinente, ponderado pela colaboração prestada pelo titular para a respectivo transferência de tecnologia de fabricação ou emprego.
V - No caso de pedidos de patentes, o correspondente valor, calculado na forma do inciso anterior, será objeto de depósito judicial até a expedição da carta patente.
VI - A devida remuneração ao titular será fixada em ação judicial, mediante o rito ordinário, para a qual terá legitimidade o titular ou o ente público utente.
VII - O uso público não comercial não será objeto de medida judicial que o interrompa ou limite, antes da coisa julgada.
VIII - A fabricação ou emprego realizada com o objeto da patente, quando autorizada ou contratada por terceiros, obedecerá ao disposto na legislação que regulamenta o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

De ABrantes: uma loja comercial PODE usar Windows XP pirata em seus micros que
ficam expostos a venda. certo ?

A questão que o Abrantes suscita é séria e revela o tempo e a profundidade que ele, sendo engenheiro, dedica ao tema do software. O art 10 de TRIPs indica que:

1 - Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como
obras literárias pela Convenção de Berna (1971)

Assim, à luz de TRIPs, o art. 2o. da Lei 9.609/98 diz exatamente isso:

Art. 2º. O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.
§ 1º. Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem em deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

Assim, realmente se aplica ao software, como o Abrantes diz, o regime próprio às obras literárias.

Aí vem o art. 46 e diz que não constitui ofensa aos direitos autorais (...) V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

Acho ótima a descoberta do Abrantes. É claro que o regime aplicável ao software não pode ser - logicamente - o das obras literárias. Isso é o resultado da alteracão americana da sua Lei Autoral de 1976, na qual, para fugir à idéia de um novo gênero de direitos para cobrir o software - nem direito autoral nem patentes - como eu sempre propus como política pública (BARBOSA, Denis Borges . Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience . Copyright Magazine Of The World Intellectual Property Organization, Genebra, 1988), inventou essa aplicacão doida do regime literário.

Mas a verdade é que não se aplicam as limitacões autorais ao software, e sim as limitacões da própria lei de software. A aplicacao da lei autoral ao software é meramente (e enfatize-se o meramente) subsidiária. Veja-se a redacão do art. 2o. da Lei 9.609, que manda aplicar suas regras em predilecão às da Lei 9.610: observado o disposto nesta Lei.

Alias, eu sempre sustentei que a protecão do software segundo a lei brasileira nao é verdadeiramente autoral. Só o é para inglês ver, cumprindo TRIPs. Na verdade, na maioria dos regimes legais nacionais, a protecao do software se faz por uma forma tão alterada do sistema autoral que na verdade é um sui generis.

Nào, Abrantes, o inciso V do art. 46 da Lei 9.610 não se aplica ao software. Mas sua dúvida é absolutamente justificada. Agora, aplicacao das limitacoes autorais ou de software nao é pirataria. Mudemos a chamada deste email.

Embora subscreva integralmente o senso de justiça da excelente magistrada, uma das mais ilustradas daquela corte, entendo que o art. 8o. da CUP não se aplique às relaçoes entre partes internas pois

a) A CUP se aplica senão aos "ressortissants" dos países da União, e não internamente (art, 2o. da CUP). Vide, como um exemplo de sempre, a não aplicação da CUB para os americanos, que ficam sujeitos a registro no Copyright Office para pleno exercício dos direitos, o que é dispensado aos brasileiros (ou quaisquer outros "ressortissants" da CUB) em face ao território americano.

b) a norma de aplicação dos atos internacionais de PI entre partes internas existe no art. 4o. do CPI/96, e não se estende ao campo de aplicação excluído da lei 9.279/96.

c) As normas relativas aos nomes de empresa acabaram sendo incluídas no CC, não existindo nessa norma uma regra geral de aplicação paritária aos nacionais das normas internacionais.

d) não existe uma norma paritária genérica, até mesmo à luz do princípio de isonomia do caput do art. 5o. da Constituição.

Assim, todo o direito suscitado neste julgado me parece absolutamente pertinente, e venho afirmando faz tempo o entendimento do julgado, embora me pareça inaplicável ao caso vertente, eis que se trata de partes não "ressortissants" .

ACho que o INPI não devia se dispor, em 2008, a ser autoridade de busca e exame do PCT.

Na verdade, não estou questionando a QUALIDADE da ação do INPI, mas a QUANTIDADE e TEMPO de duração dos procedimentos. Do ponto de vista do interesse nacional, a qualidade tem um revisor poderoso e eficaz que é o interesse dos concorrentes e - agora - um judiciário comparativamente mais qualificado. E - minha atual campanha - a futura criação de um corpo de peritos qualificados e experientes, por exemplo, de uma instituição séria e suscetível de reputação. Margarida Mittelbach, por que você não promoveria uma coisa assim?

Mas o fator que cria barreiras efetivas à entrada de competidores no mercado (pelo menos competidores não-"piratas") é o tempo de incerteza na determinação administrativa da patente. Com o sistema brasileiro de efeito retroativo civil da concessão, o diferimento do exame, os nefandos backlogs, produz uma barreira real, pendente e incerta sobre os possíveis entrantes no mercado. Como há um efeito dissuasivo maior nos depósitos de requerentes do exterior (até mesmo pelo maior poder ofensivo dos excelentes colegas que os representam) o fator tempo na incerteza até decisão final administrativa é um passivo concorrencial. É uma questão não de realidade, mas de verossimilhança. Quem milita no foro basicamente em favor de empresas nacionais sabe bem o efeito do credibility gap perante os juízes (mas também internalizado pelos competidores locais) quando se defrontam uma parte nacional e uma de controle estrangeiro para discutir matéria relativa a tecnologia.

O efeito dissuassivo tende a ser inverso em caso do depositante nacional. A ação do INPI neste caso confere verossimilhança, e não a retira. A concessão de patentes ajuda na relação competitiva local e no poder de negociação de ativos em escala internacional. Assim, a demora opera contra a inovação nacional e em favor do investimento estrangeiro. A qualidade e excelência do exame, assim, tornam-se secundárias no tocante ao mandato maior de usar o sistema de patentes para melhorar a competitividade interna e internacional. "Fazer bonito", tornar-se autoridade internacional, assim, tem mais um efeito político nas carreiras pessoais do que nos interesses nacionais. Não necessariamente na carreira de técnicos respeitados e competentes, como os nosso co-listeiro Antonio Abrantes e o velho companheiro Pazos.

O que entendo como o problema a superar não é a qualidade dos procedimentos caso a caso, mas o do pathos do ambiente autárquico. Todo mundo sabe que fui e sou (aposentado) um funcionário público. Tive. no entanto, o privilégio de acabar minha carreira no serviço público numa instituição nova, com recrutamento de excelência, e inteiramente concursada: A Procuradoria Geral do Município deste Rio. Criada do nada, exatemente para livrar-se do pathos da lenta irrelevância de outra instituições similares, muitas coroadas com a excelência qulitativa. Mas não cobrando dívida ativa, nem atuando com celeridade e eficácia na defesa dos interesses macrojurídicos do povo.

Assim, ainda sendo absolutamente atraído pelo aspecto qualitativo, entendo que há um dever cívico de eficácia, tendo em vista os interesses difusos dos players locais, se não em predileção (estamos numa fase de globicanibalização) , pelo menos em isonomia com os usuários estrangeiros do INPI. Como a iniciativa, aparentemente louvável mas na verdade antissocial, do Ministério Público, de impor um exame de patentes (como se marcas e patentes fossem fenômenos iguais...) em rigorosa ordem cronológica, deve-se administrar mais tempo de resposta do que a perfeição (que se arrisca, neste contexto, ao bizantinismo) dos exames e buscas.

Disse, num parecer recente: "Como notou Nuno Tomas Pires de Carvalho [1], há uma certa perversão na relação entre as repartições de propriedade industrial e os titulares de interesses que nelas procuram proteção, correlativa a sua posição de clientes do sistema. A política industrial expressa na legislação sofre erosão, muitas vezes de boa fé, pela presença constante dos interesses privados contrapostos, materializados em cada caso; a política, tipicamente representando interesses societários difusos, é ausente do cotidiano dos examinadores e dirigentes.

A política nacional, além disso, por vezes atrita com interesses internacionalizados, frequentemente corporificados nos programas de órgãos internacionais ou de cooperação. O treinamento dos técnicos do INPI na década de 70´ por especialistas estrangeiros, de outro lado, cumpriu papel desnacionalizante vigoroso, pelo qual o discurso do bom senso, presentificado como o dos países com maior experiência em Propriedade Intelectual, exercia tensão com as políticas públicas nacionais, nem sempre racionais em face dos interesses dos países desenvolvidos."



[1] Palestra no 1º. Seminário Internacional “Patentes, Inovação e Desenvolvimento” – SIPID, reportada em http://www.abifina.org.br/factoNoticia.asp?cod=131

A marca é, muitas vezes, o elemento central do contrato de franquia; mas nem sempre. No meu Uma introdução, defino assim:


"franquia é um tipo de negócio jurídico de fundo tecnológico [1], que importa na padronização do aviamento [2] de várias empresas independentes entre si, não necessariamente vinculadas por laços societários diretos ou indiretos. A peculiaridade do franchising está na multiplicação da rede, o que o torna distinto de um contrato de know how somado a uma licença de patentes (o livro erra aqui, queria dizer "marcas"). "



[1] A tecnologia, aí, não é necessariamente técnica, no sentido do direito das patentes: não importará na mudança dos estados da natureza. Como veremos, é predominantemente um know how organizacional e comercial.
[2] Oscar Barreto Filho, Oscar Barreto Filho , Teoria do Estabelecimento Comercial , 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 1988, p. 169: aviamento é "o resultado de um conjunto de variados fatores pessoais, materiais e imateriais, que conferem a dado estabelecimento in concreto a aptidão de produzir lucros". Vide também J.X Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Freitas Bastos, 1959, vol. V. no. 17. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840.


Mas não se confunde franquia e licença de marcas:


> Tribunal de Justiça do DF

5ª TURMA CÍVEL APC - APELAÇÃO CÍVEL, 52.337/99 – EMENTA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MARCA COMERCIAL – AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – DESNECESSIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA.(...) 2. Atestado que o representante legal da autora autorizou a utilização da marca comercial da mesma pela ré, não procede o pedido de indenização a esse título, sendo despicienda a existência do contrato de franquia a legitimar o referido uso.3. Recurso improvido. Unânime.


O art. 2º, da Lei nº 8.955/94, define o contrato de franquia do modo seguinte:


"Franquia empresarial é o sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, e eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício".


Assim, existe como essência legal do contrato o uso de marca ou de patente. Entendemos que é errônea essa concepção. Patente dificilmente haverá; e não só marcas constituem a espinha dorsal da franquia. Em muitos casos, sê-lo-á o trade dress [1].



[1] Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992) "[T]rade dress" is the total image of the business. Taco Cabana's trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers' uniforms, and other features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted from Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc., 864 F.2d 1253, 1256 (CA5 1989): "The `trade dress' of a product is essentially its total image and overall appearance." See 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). It "involves the total image of a product, and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques." John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990).

Assim, tem-se que perquerir qual o elemento significativo central da franquia: marca ou trade dress. Vamos supor que seja marca, e ir em frente.

Ainda do mesmo livro:


A lei igualmente estabelece como dever de transparência, imposto ao franqueador, o de esclarecer a situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado por ele.


Assim, salvo se em infração à lei (coisa que não vamos imaginar agora) todos os franqueados sabiam do fato de que não havia, ainda marca concedida. Mas não há em princípio anulabilidade por inexistência de conhecimento do fato de que não há, ainda, marca registrada. Pode haver por outras razões, mas se o fraqueado estava avisado do estado de marca pedida, mas não registrada, os elementos de defeitos de voluntariedade que justificariam essa anulabilidade inexistem.

Mas marca havia, e ainda há. Marca não registrada marca é, e se realiza goodwill por 10 anos, é marca substantiva. O registro, e a exclusividade resultante, é um atributo importante, central mesmo, mas não retira a substantividade dos anos de prestação complexa (sendo a marca apenas um elemento). Nulidade, com seus efeitos ex tunc, não cabe.

Nem nulidade, nem anulabilidade; no meu entender, há, sim, uma falta parcial de objeto do contrato, superveniente. Não se presuma responsabilidade do franqueador. Dez anos para conceder marca é responsabilidade da União (ou do INPI) e o eventual dano merece ser cobrado do ente público. Assim, cabem duas perguntas: a) subsiste o contrato? b) há maneiras jurídicas de remediá-lo?

A primeira questão passa pela unicidade ou junção fáctica de contratos.


Diz Marçal Justen Filho [1]:

"A franquia é um contrato complexo nessa acepção. É inviável nela divisar a conjugação de uma pluralidade de contratos autônomos (senão em acepção que será adiante apontada), que se somam por justaposição. Não se trata da cumulação de contrato de cessão de marca com contrato de transferência de tecnologia e outros contratos, cada um com individualidade própria. Há um plexo de deveres impostos a ambas as partes, onde a transferência de tecnologia é indissociável da cessão do uso de marca e dos demais pactos. Esses deveres não são unilaterais, muito pelo contrário.





[1] ISS e as atividades de Franchising, Revista
de Direito Tributário, vol. 64, págs. 242/256


Concordando, neste ponto, com o autor, entendo que há unicidade na complexidade. É o contrato todo que carece de objeto, mas carece parcialmente de objeto. O peso das várias prestações oferecidas vai dar, factualmente, pela possibilidade de subsistência, ou não do contrato.

Neste mundo de flutuação de imagens, marcas podem ser mudadas. No meu tempo, a Unisys se chamava Boroughs, a IBM já se chamou Hollerith..... Esse risco - o da eventual inexistência de registro - foi tomado pela cadeia, se a obrigação de informação foi adequadamente prestada como a lei exige. No interesse geral, cabe fazer esta mudança, com prudência e boa técnica, se possível usando as técnicas de fading in e creeping out. Eu mesmo tive oportunidade de usar esse sistema no caso da Oxiteno, quando após anos foi . Funcionou, e ninguém sequer notou a mudança.

A análise de se patentes são boas ou más para o desenvolvimento foi magistralmente feita pela Corte Constitucional Italiana. EM 1958, a Carlo Erba levou à corte em ADIN a inconstitucionalidade do dispositivo que proibia patentes de remédios. A Corte deu pela constitucionalidade. Continuou a Itália sem patente.

Em 1978 a Itália tinha desenvolvido, daquele panorama terceiro-mundista do filme Os Ladrões de Bicicletas (Vitorio de Sicca, 1948), para um status econômico que iria levar o país a ter uma economia maior do que o Reino Unido. Neste momento, ocorreu a hipótese curiosa da inconstitucionalidade superveniente sem mudança de texto. A proibição se tornara incompatível com o desenvolvimento, eis que a economia interna passara a ganhar mais do que perder com a patente, especialmente porque a demanda reprimida interna de patente passara a justificá-lo ("a afirmação do valor da pesquisa técnico-científica e do dever da República para promovê-la; com a mais elevada capacidade da indústria farmacêutica italiana em organizar a pesquisa, também em relação às condições de competitividade com os outros países")....

Vejam o que disse a Corte, numa decisão que poderia ser dada, quando o Brasil chegasse lá, igualzinho sob a Constituição Brasileira:


Na realidade, nos últimos anos a tomada de consciência da ausência superveniente de todo fundamento racional da exceção cresceu concomitantemente com a afirmação do valor da pesquisa técnico-científica e do dever da República para promovê-la; com a mais elevada capacidade da indústria farmacêutica italiana em organizar a pesquisa, também em relação às condições de competitividade com os outros países; e finalmente com as mais intensas relações com os mercados estrangeiros, particularmente no âmbito dos estados pertencentes à organização do Conselho da Europa e aqueles da Comunidade Econômica Européia (como resta provado pelas convenções estipuladas pelo governo italiano, todas orientadas a restringir ou a eliminar radicalmente a possibilidade de vedar a concessão da patente em setores específicos). [1]



[1] (Corte Constitucional da Itália, 1978, Sentenza 20/1978 ) In realta', negli ultimi anni la presa di coscienza della sopravvenuta mancanza di ogni fondamento razionale della deroga e' cresciuta di pari passo con l'affermarsi del valore della ricerca scientifico-tecnica e del dovere della Repubblica di promuoverla; con la piu' elevata capacita' dell'industria farmaceutica italiana di organizzare la ricerca, anche in rapporto alle condizioni di competitivita' con quella degli altri paesi; ed infine con le piu' intense relazioni con i mercati esteri, particolarmente nell'ambito degli stati appartenenti alla organizzazione del Consiglio d'Europa ed a quella della Comunita' economica europea (come e' attestato dalle convenzioni stipulate dal governo italiano, tutte orientate a restringere o a eliminare radicalmente la possibilita' di vietare la brevettazione in singoli settori).

Na última versão da análise constitucional das marcas, que foi publicada como capítulo do livro da Saraiva/FGV-Sp, aponto exatamente para as duas tendências antípodas: a da superavaliação da importância relativa das marcas, e da constrição constitucional das mesmas ao seu real papel. No texto, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/bases2.pdf:


O direito de uso da língua como parcela do patrimônio cultural
Mas, com ser instrumento de concorrência e compromisso com o consumidor, a marca não deixa jamais de ser também instrumento de expressão e de informação. Faz parte essencial dos direitos fundamentais o uso da língua, de forma livre e contrutora dos valores humanos.
Vem aqui a noção, crucial para nosso tema, de patrimônio cultural:


Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:


I - as formas de expressão; (...)


Quanto do dever do Estado, e do direito público subjetivo, ao acesso à cultura:


Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.


Para José Afonso da Silva, os direitos culturais a que se refere o art. 215 são os seguintes:


“se trata de direitos informados pelo princípios da universalidade, isto é, direitos garantidos a todos. Quais são esses direitos culturais reconhecidos na Constituição? São: a) direito de criação cultural, compreendidas as criações cientificas, artísticas e tecnológicas; b) direito de acesso às fontes da cultura nacional; c) direito de difusão da cultura; d) liberdade de formas de expressão cultural; e) liberdade de manifestações culturais; f) direito-dever estatal de formação do património cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura, que, assim, ficam sujeitos a um regime jurídico especial, como forma de propriedade de interesse público. Tais direitos
decorrem das normas dos arts. 215 e 216. que merecerão, ainda, exame mais aprofundado no titulo da ordem social.”


Direitos exclusivos e liberdade de informação
O estatuto constitucional das marcas tem assim outra vertente além da propriedade – o da liberdade de informação. E isso se dá de forma dupla: existe a tensão entre o direito à informação de terceiros e exclusividade legal do titular da marca.

O princípio constitucional opositor, aqui, é o vazado no art. 5º. Da Carta:

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;


Seja através da aplicação de algum dos limites legais ao direito, seja através da interpretação da lei autoral, é preciso ficar claro que a propriedade intelectual não pode coibir, irrazoável e desproporcionalmente, o acesso à informação por parte de toda a sociedade, e o direito de expressão de cada um.


Dentro desse contexto é que se trata o uso paródico ou crítico das marcas. Não se pode anular o acesso à informação garantido pelo direito do consumidor (como notou Gustavo Leonardos) pela denegação da exclusividade marcária. Não se pode denegar o direito de expressão de todo mundo, a pretexto de proteger sua marca de diluição e denigramento, proteção esta que se exerce num contexto comercial, e não mais (apesar da erradíssima interpretação que o INPI anda dando da lei). Não é possível se ter um sistema de marcas que não corresponde, legalmente, a nenhuma garantia de qualidade do produto e serviço e, simultanemante, suprimir a natureza semiológica das marcas. Querer o melhor dos dois mundos é uma pretensão de onipotência.

Em palestra na UFJF em 14/9/2206, me foi suscitado pela platéia como exemplo de uso parodial de marca o caso Daspu, onde se criou um brand através da analogia com a marca de alto luxo Daslu. Daspu forever......

Para acabar, acho perfeita a análise do Jason Bosland, The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=771184, visitado em 26/10/2006:


“The underlying difficulty with shaping a dilution right is balancing the competing interests in allowing the public to use a mark as an expressive resource through criticism or commentary, while at the same time, preventing harm which is adverse to a trade mark’s continued cultural use. To balance these interests, I propose that the expressive use of a mark should be protected from dilution in the context of trade, that is, where a plaintiff’s mark is being used in the advertising context to market a defendant’s goods or services. This is to be compared with a commercial situation where the defendant’s expressive use of a trade mark forms part of the goods on offer, such as in the title or lyrics of a song, or where the trade mark is used in a poster or on a t-shirt.”

"Procurando na internet encontrei a informação que as Obras publicadas na URSS antes de 27 de maio de 1973 não têm proteção aos direitos autorais, portanto estão todas em domínio público. Historicamente acho que faz sentido já que por conta do regime, não havia proteção a quaisquer direitos pessoais."


A informação não procede. A data mencionada é da entrada em vigor da Convenção Universal para a URSS; mas quando os países membros da antiga URSS se afiliaram à Convenção de Berna, o art. 18 dessa última Convenção assegura a retroatividade de proteção para aquelas obras que - se houvesse proteção antes - não tivessem já caído em domínio público no outro país. Assim, a se aplicar essa regra, as obras teriam saído do domínio público.

Esse efeito estranho levou os Estados Unidos a não aplicar a retroatividade para as obras da antiga URSS anteriores a 27 de maio de 1973 desde o momento da adesão americana `bernna, em 1989, até a entrada em vigor da Lei de Aplicação de TRIPs (teve de ter uma lei, porque, como todo mundo sabe, TRIPs não é aplicável diretamente em nenhum país).

A questão é muitíssimo mais complexa, vejam a omnisciente Wikipedia em http://en.wikipedia.org/wiki/International_copyright_relations_of_Russia

A questão tem sido motivo de muita discussão entre Manoel Pereira dos Santos e eu, em virtude do princípio constitucional brasileiro da inderrogabilidade do domínio público. Como nota Luis Roberto Barroso, a peculiaridade do instituto brasileiro do direito adquirido não encontra reprodução em outros sistemas constitucionais. Como a Convenção de Berna não prevalece sobre a Constituição Brasileira, tenho que não ocorreu retroatividade plena das obras da antiga URSS, mas apenas (depois da Emenda 45) retroatividade da parcela dos direitos morais. Esse é um aspecto absolutamente peculiar no Direito Brasileiro. A Internet não vai esclarecer isso.

Raiva contra a propriedade intelectual


A defesa da Propriedade Intelectual contra os excessos e disfunçoes
não é "raiva contra a propriedade intelectual". Pelo contrário, é
defesa da PI contra os aproveitadores e severinos, que querem, por
desvio e apodrecimento do sistema, fazer que alguns ganhem contra-
direito e a despeito da sociedade. Esse povo que quer, não royalties,
mas mensalão.

"this court has consistently held that the primary purpose of our
patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of
patents but is to promote the progress of science and useful arts
(...)", Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243
U.S. 502, p. 511 (1917).

Como esse povo paga também honorários, cabe uma observação
sobre ética. Não é só o pirata e o traficante de tóxicos que é
antiético. Todo mundo quer maximar o lucro a despeito do interesse da
sociedade e do direito. Lembre-se o que diz uma decisão do CADE:

Ato de Concentração 83/96. Voto da Conselheira Lúcia Helena Salgado
Não há porque se iludir. Da perspectiva privada, do agente econômico
atuante no mercado, a concorrência é uma fonte de aborrecimento e
pressão. O sonho de toda empresa é tornar-se monopolista e conquistar
uma vida tranqüila e não seria racional se não fosse dessa maneira.
Stigler, um dos expoentes da escola de Chicago, em passagem
interessante, diz:
"A competição ... é por amplo e antigo consenso altamente benéfica
para a sociedade quando imposta - sobre os outros. Toda indústria que
pode bancar um porta-voz tem enfatizado ao mesmo tempo sua devoção a
esse princípio geral e a necessidade prioritária de reduzir a
competição dentro de seu próprio mercado, porque nesse caso a
competição não funciona bem...."

Mas discordo dele no que diz que nem tudo que é lícito é moral. Com a
incorporação dos valores à interpretação constitucional, simplesmente
esse excesso da lei ordinária, a que ele se refere, é textual ou
praxisticamente antiético, mas não é lícito. À luz do Direito, no
qual a Constituição é suprema - como prática e não só como lábaro que
se ostenta estrelado - essas práticas são consitentemente ilícitas.

Por isso que a PI, antes de tudo, e inexoravelmente,deve ser aplicada
através de sua iluminação pela Carta em vigor. Há desequilíbrio de mais
no ar.

A propósito (deixando o problema e ingressando nas metáforas da
ilustração), discordo da posição da OAB nacional de limpar a atual
cavalariça de Auguias através de uma nova constituinte. Constituiçã
o não é texto, é principalmente prática. A OAB anda saudosa de golpes
ao estilo de 1964, tipo Redentora, e golpes civis não são melhores
dos que os castrenses.

Conversa com o Abrantes sobre período de graça



> Denis, voce propoe uma interpretação diferenciada do artigo 12
inciso III para a pequena e para a grande empresa ? Isto me parece
bastante problemático, até do ponto de vista prático onde os limites
do grande e pequeno não são tão claros muitas vezes. A diferenciação
por nacional e estrangeiro me parece claramente contrária a Convenção
de Paris.

Respondendo ao Abrantes:

O que propugno não é uma proteção tipo Sebrae. Isso, sim, teria que
ter previsão em lei, como bem nota o Gabriel. O que eu digo
é: "Assim, a interpretação de seu teor levará em
conta a exigência constitucional de balanceamento entre interesses
contrastantes, sem perder de vista à proteção ao mais fraco, que pode
ser o inventor, mas também sem frustar os interesses da comunidade,
que é de ter a tecnologia de uso livre, ou logo publicada para
conhecimento público."


A aplicação do balanceamento de interesses constitucionais, como
indico nesse texto ai, não é em abstrato. Meu exemplo (que dou logo
em seguida no mesmo texto) de negativa de graça às médias e grandes
empresas é apenas ...um exemplo. "Assim, nenhuma contemplação poderá
haver no caso de invento de titularidade uma grande ou média empresa
que descura de pretender proteção a seus inventos; dormientibus non
soccurit jus." Aplica-se a graça como forma de mitigar uma
inferioridade real, caso a caso, na concretude das circunstâncias.


É essa a singularidade da aplicação de princípios. Nào é um
procedimento de subsunção de caso à regra. É uma aplicação de um
balanceamento de interesses, ponderando-os de forma a melhor aplicar
a norma segundo sua finalidade, na concretude do caso. Ou seja, é
diícil, mas não impossível, que uma grande empresa (jejuna de PI,
ignorante e iniciante em tudo) mereça a graça, como é possível que o
inventor singular, escolado e safado, não a mereça. Mas graça é
graça, como aliás o nome precisa.


Notem que não sou nem de longe o primeiro a aplicar uma análise de
princípios, e não de regras, à PI. Quem primeiro, e muitissimo bem,
interpretou o CPI/96 além do texto da regra, para bem aplicar o
balanceamento constitucional, caso a caso, foi Gustavo Leonardos:


Gustavo Leonardos, em A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI
em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII
Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997:
"A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente
prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a
despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação
publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última
hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio
entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX ("é livre
a expressão da atividade…de comunicação") e XXIX ("a lei assegurará…
proteção… à propriedade das marcas") do artigo 5º da Constituição
Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar
que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser
observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as
demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou
deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência
desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda
comparativa."

Títulos de Software
Conversa com Maria Alice Calliari, INPI

Prezado Denis:
Algumas dúvidas sobre o software:
O título do software também é protegido como direito autoral, considerando aleitura da proteção do objeto como obra literária ressalvando asespecificidades da legislação própria. Nesse sentido o título da obra(software) teria que ser novo perante o estado da técnica?

Não. Diz o nosso Ascenção no seu Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra, 1993:

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" Por este prisma, os títulos dividem-se em três categorias:

-os que são protegidos como obras;
-os que não são protegidos;
- os que são protegidos como títulos.
(...) em casos relativamente raros o título tem em si este significado. «Todos os anos, pela Primaveras ou «.Anoitecendo, a vida recomeça" são já de si pequeninas obras. Só nestes casos merecem uma protecção autonomamente inspirada no direito de autor

Isso vale para todos os sistemas jurídicos.

Vamos ver o que a nossa LDA fala de títulos:

Lei 9.610/98 Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: VI - os nomes e títulos isolados; Lei 9.610/98 Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor.
Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos.

Lei 9.610/98 Da Edição Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor. Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o editor mencionará: I - o título da obra e seu autor; II - no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor;

Lei 9.610/98 Capítulo VIII Da Utilização da Obra Coletiva Art. 88. Ao publicar a obra
coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar: I - o título da obra;

Lei 9.610/98 Da Utilização de Fonograma Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada exemplar: I - o título da obra incluída e seu autor;

Lei 9.610/98 Art. 81. (...) § 2º Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor: I - o título da obra audiovisual;

Assim, a proteção só abrange os títulos originais. O que é isso?

Originalidade é coisa que tem múltiplos significados em PI. Dissemos, em Uma Introdução,2a. Ed., falando de DIs:

A “originalidade” tem variada conceituação em Direito da Propriedade Intelectual . No Direito Autoral, tende a se manifestar como a característica de ser oriunda do próprio criador , ou novidade subjetiva.

Lê-se do que dissemos que no DA a palavra tende ser tomada como "a característica de ser oriunda do próprio criador , ou novidade subjetiva".

Mas é apenas uma observação de caráter analógico. Vamos à análise.

O primeiro sentido que a palavra aparece no DA é o da simples novidade.

"

haja originalidade nessa concepção, entendida a palavra no sentido relativo, ou
seja, de que não se cuida da novidade absoluta, mas de concepção diversa das
existentes.” BITTAR, Carlos Alberto. O Direito do Autor. In Revista
EPM-APAMAGIS, nº 1 (2), jan-abr, 1997, p. 60

O segundo sentido, o de imputação subjetiva, ocorre também, de acordo com contexto. Por exemplo, a Lei 9.609 diz:

Art. 3º. Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia. § 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:
I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;
II - a identificação e descrição funcional do programa de computador; e
III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo

. Quanto ao software, propriamente dito, entendo que esta "originalidade" tenha um sentido próprio. Por exemplo, falando do registro de programa disse (O registro do programa, 1998):

O primeiro objetivo do depósito é a comprovação de que o programa é criação
independente, ou seja, resultante de elaboração autônoma. É o requisito clássico
da originalidade (subjetiva), que está para o sistema do Direito Autoral como o
de novidade (objetiva) está para o sistema de patentes 1. Tal comprovação seria
efeito, possivelmente, da prioridade no registro, dentro do princípio prius in
tempore, fortior in jure
1 Claude Colombet, op. cit., pg.36
No entanto, uma vez mais cabe repetir que o registro é constitui prova juris tantum; não só pode ser superada por outra evidência, como também, no caso da legislação autoral, aqui aplicável, a criação anterior não tira a originalidade da posterior, desde que não tenha havido indevida apropriação de material da primeira pela segunda criação.

Veja um parecer que dei na Procuradoria do INPI, quando era PG, falando do software em si mesmo, e não de seu título:

Originalidade

Derivações Art. 5º Para os efeitos desta Lei (9.610), considera-se:
VIII - obra: f) originária - a criação primígena; g) derivada - a que,
constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra
originária;

Originalidade – Parecer

INPI, 1988

“O regime pertinente é o genérico do Direito Autoral, modificado pelas disposições da Lei 7.646. Ora, em tal regime não se exige a novidade objetiva como requisito de proteção, mas tão somente a originalidade - conceito que tem acepção muito peculiar neste contexto.
De um lado, nem tudo que é subjetivamente original é protegido - como nota a Lei 7.646 (Art. 7o.,III) ao absolver de plágio a criação que se aproxima a outra porque as formas alternativas de expressão são limitadas. Se as características do hardware impõem uma e só uma solução de software, não há direito autoral sobre esta, ainda que tenha havido criação original. De outro lado, a recriação independente de uma obra objetivamente já existente faz jus à proteção autoral.
Assim, não é a comparação objetiva entre uma obra anterior e uma posterior que poderá ferir a originalidade da segunda; somente uma análise minuciosa do processo criativo poderá chegar a tal conclusão. Além disto, mesmo quando original, uma obra pode ser dependente de outra que lhe é anterior - como ocorre nas traduções. Quando isto ocorre, há uma obra original, mas derivada da anterior; e tal noção é muito relevante porque obra derivada, na nossa lei autoral, só pode ser explorada com a permissão do titular da obra originária - a da qual se deriva a segunda obra original.
Esta originalidade, chamada relativa, pode existir seja quanto à expressão da obra (outra vez: como na tradução), seja quanto a sua composição (a forma interna: a ordenação e disposição da obra), mas inexistir quanto ao outro elemento. Para se apurar se há originalidade absoluta ou relativa, assim, é preciso analisar em cada caso se o segundo criador baseou-se nas idéias em geral, que são de domínio público; ou na análise formal-matemática do problema tecnológico a ser resolvido pelo programa de computador, igualmente em domínio público; ou na formulação
lógico-matemática de tal análise, o chamado algoritmo, ainda de domínio comum; ou se já nas ordenações e disposições do programa que, não sendo de caráter necessário, representem uma escolha entre alternativas possíveis, assim uma parte da forma interna da obra - sua composição. É tarefa difícil.

Original é - neste sentido - simplesmente o que foi criado pelo autor, sem nenhuma avaliação de estado da arte ou de uso e registro prévio.

Mas um terceiro sentido existe para a palavra em DA. Por exemplo, a da existência de um conteúdo mínimo de doação pessoal, que faça de uma trabalho uma obra do espírito e não simplesmente o resultado do tempo e do suor despendido.

É nesse sentido que Henri F. Jessen, entende que os requisitos para proteção da obra são: a) pertencer ao domínio das letras, das artes ou das Ciências; b) ter originalidade; c) achar-se no período de proteção fixado pela lei. (JESSEN, Henri Francis. Direitos Intelectuais: Ed. Itaipu, RJ, 1967).

Vide, neste entendimento, Proteção Autoral do Website Manoel J. Pereira dos Santos, Revista da ABPI n. 57 1/3/2002, falando do regime brasileiro de bases de dados, evocando por compração o sistema europeu da diretiva nº 96/9/CE, de 11 de Março de 1996:

A principal diferença entre a proteção das bases de dados originais e aquela advogada para as chamadas bases de dados não originais está no fato de que, no primeiro caso, o conjunto é protegido, não enquanto simples acervo de dados e outros materiais, mas sim na medida em que há a sistematização, organização e disponibilização desses elementos de forma criativa, não se estendendo a proteção autoral aos dados e materiais em si mesmos. Já no segundo caso, o âmbito dessa proteção é maior, abrangendo o acervo de dados e outros materiais, sendo assim preferível designar esse sistema como de proteção do conteúdo das bases de dados.

O que não é necessariamente um requisito geral de todas as práticas autorais:

RE-30406 / GB RECURSO EXTRAORDINARIO . Relator Ministro VICTOR NUNES - Publicação DJ DATA-25-05-66 PG-Julgamento 11/04/1966 - PRIMEIRA TURMA Ementa - 1) O ANOTADOR DE LEIS, MESMO SEM ORIGINALIDADE DOUTRINARIA, TEM A PROTECAO DO DIREITO AUTORAL.

A quarta accepção - a que nos interessa - é de distinguibilidade. Neste sentido, retornando ao meu texto sobre DIs:

Pela definição do CPI/96, assemelha-se à distinguibilidade do direito marcário (vide abaixo), ou seja, a possibilidade de ser apropriada, já que não está imersa no domínio comum. A fragilidade de tal conceito está na extrema proximidade com a noção de novidade, acima definida.

Diz Newton Silveira:

(...) a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial .

Em Direito Francês, exige-se que o desenho tenha “uma configuração distintiva e reconhecível que a diferencie de seus similares” . Já a proposta de diretriz da Comunidade Européia, em seu art. 3.2, prevê a satisfação do requisito de caráter individual, definido como o atributo que faz o observador, numa impressão global, determinar que o objeto protegido difere de maneira significativa dos outros desenhos utilizados ou publicados no território.

Tal caráter distintivo, de novo no Direito Francês, terá de ser visível e claramente aparente, possibilitando o objeto diferenciar-se dos congêneres seja por uma configuração reconhecível, seja por vários efeitos exteriores que lhe empreste fisionomia própria (Code de la Propriété Intellectuelle, art. L.511-3).

À luz de tais parâmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem, deva ser entendido como a exigência de que o objeto da proteção seja não só novo, ou seja, não contido no estado da arte, mas também distintivo em face desta, em grau de distinção comparável ao ato inventivo dos modelos de utilidade .

Autores há que entendem haver distinções nesse requisito conforme o setor produtivo e o mercado consumidor; assim, para certos produtos, a distinguibilidade deveria ser maior, assim como em face de um consumidor mais sofisticado, o impacto do efeito estético deveria se afeiçoar a essa característica.

Note-se o que ocorre, por exemplo, no contexto da proteção dos semicondutores:

House Report 98-781, 96th. Cong. 2nd. Sess. 4 (1984), p. 17: "a mask work is original if it is the independent creation of an author who did not copy it". Segundo o 17 USC Par. 902 (b), "the mask work may not consist solely of designs that are staple, commonplace or familiar in the semiconductor industry, or variations of such design, combined in a way that, considered in a whole, is not original". Copyright Office Circular R 100.

Voltemos ao Ascenção. Diz ele (p. 601)

Não são protegidos os títulos que não forem originais, dispõe o art. 4.011. Esta qualificação deve ser interpretada. Se se entendesse a originalidade no sentido da criatividade que caracteriza a obre literária, exigir-se-ia para a protecção do título que ele fosse por si obra literária. Mas assim, estaria a confundir-se a protecção do título da obra com a protecção do título como obra.No art. 40;'1, a originalidade significa. simplesmente a não banalidade. O título é protegido desde que traga algo de novo. Isto resulta do n .O 2, onde se afirma que se considera que não .satisfazem estes requisitos os títulos que enumera.

Podemos indicar vários títulos nestas condições: 1) Os que designam uma categoria, como *Manual de lnformática, ou sé tomaram de qualquer modo designação usual.2) Títulos constituídos por normes de personalidades reais ou até mitológicas, como *Orfeu*.3) Títulos comuns, como *Pas-de-deux" para urna dança, *Contraluz» para uma fotografia, ou "Composição" para uma pintura.

Resta a generalidade dos títulos. São aquela que, não sendo por si obras literárias, não são banais ou genéricos. Tem por isso capacidade caracterizadora.

São estes os títulos previstos no art. 4.011, sob a qualificação de originais, e os que nos interessarão de seguida.
Isto nos permite uma tripartição dos títulos em:-- criadores; -- genéricos; -distintivos (s).

Mas não basta, para a proteção do título, que ele seja orginal. É preciso, ainda que ele seja "inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor"
O requisito aqui é de novidade relativa, apurada em face da divulgação anterior (não da criação, não do uso privado) de obra de outro autor.

Mais uma vez, e longamente, Ascenção:

(...) o art. 4.0A exige cumula­tivamente que o título «seja original e não possa confundir-se com o título de qualquer outra obra do mesmo género anteriormente divulgada ou publicada», A originalidade caracteriza o título por si, enquanto que a nao confundibilidade o caracteriza na relaçâo com outros títulos.
Uma vez que se exige a novidade, tem de se indicar o marco em que essa novidade se aprecia. É o momento da divulgação. Nâo tem importãncia que o autor tenha realizado uma auténtica tarefa de criação intelectual; se se verificar que há possibilidade de contusão com outro título, que ele porventura desconhecerá, já não poderá usar o título que criou. Mesmo que a sua criação tenha sido anterior, e ele possa prová-lo; basta que outrem se tenha adiantado na utilização para que ele esteja impedido de usar o titulo.
Ainda, Pode não haver no título o mínimo de criação; por exemplo, imaginemos que o escritor denomina o seu romance "A Sagração da Primavera» Como esse título foi utilizado em obra musical e não literária, a utilização é livre. Isto confirma ulteriormente que não há no título a exigência de criação, própria da obra literária ou artística.

Enfim, o último requisito - o de "obra do mesmo gênero"

Esta distinguibilidade se apura em face de uma limitação de campo similar à especialidade marcária, mas não é vinculada, como na marca, a uma mercado específico, mas a um gênero. Embora essa palavra tenha várias acepções, neste contexto significa "o mesmo tipo de obra", tendo como exemplo "no gênero drama, tragédia, transmissão e exibição cinematográfica" (art. 6o.), não-audiovisual, em face de obra desse tipo (art. 85) .

Ascenção:

A lei exige a não confundibilidade com o título de qualquer outra obra *do mesmo género". Assim, o titulo de urna ópera pode sem limitação ser utilizado numa poesia, ou o título de um fime de um filme num quadro.De outras vezes a delimitação do género não é clara. Romance e obra teatral são géneros diferentes, mas isso não pode significar que os títulos sejam reciprocamente apropriáveis.

Pensamos que há que pôr o acento, mais que numa distinção dos géneros em abstracto, na própria susceptibilidade de confusão, que é a ratio da regra.O critério fundamental é o da coofundibilidade. Saberemos sr um género é diferente ou não consoante subsista a possibilidade ene confusão de obras.

Ninguém vai confundir uma pintura e um bailado por ambos se chamarem «Estados de alma», mas a confusão já poderá estabelecer-se entre uma sinfonia e um bailado. Se o público pode ser induzido em erro, no seu olhar distraído, pela identidade ou semelhança dos títulos, diremos que são do mesmo género.

Não basta assim o apelo que um nome conhecido suscita; nem a mera ignorância individual. A confundibilidade tem de se apurar perante o destinatário médio, c portanto (leve basear-se em valorações objectivas.

Com razão escreve por isso Ilubmann: »Há susceptibilidade de confusão não só quando o título é utilizado para obras da mesma espécie como ainda quando é utilizado para obras de espécies diversas. Assim, os títulos de livros e de filmes são susceptíveis de confusão, porque a mesma designação nduz o público à convicção errónea de que o filme representa uma adaptação do livro; também títulos de televisão e de cinema são susceptiveis de confusão entre si» ('). Estas afirnaçóes são acompanhadas das referéncias jurisprudenciais que as sustentam (_).

O titular de um software poderia além do título protegido por DA também teruma marca registrada para o seu produto?

Sim. Mas, vale revisitar Ascenção:

Um titulo, mesmo que protegido helo Direito de Autor e Direitos Conexos, pode ainda ser protegido por outros ramo,. Pode ser protegido pela concorrência desleal, se o uso do título representar um acto de concorrência entre empresas; e pode ser protegido pelo Direito das Marcas.

Esta última hipótese verifica-se apenas quando se trate de uma obra cuja conteúdo seja variável (r). A obra única, como o livro, não tem marca; mas pode té-la a obra que se divide em fracções, como a série televisiva. O título pode aí revestir as característìcas de marca, assegurando a identidade daquele produto ou serviço- i então possível recorrer, cumulativamente, à tutela pelo Direito das Marcas.

Podemos dizer que o requerente de um pedido de registro de programa decomputador é um "depositante", passando a denominálo "titular" somente após apublicação da concessão do registro na RPI?

Não A titularidade da obra precede o registro. Ele é titular antes (se o for) e o é depois. Ou não é, com ou sem registro.

Grata pela antenção,
Abs,
Maria Alice Camargo CalliariCoordenadora Geral de Outros RegistrosDiretoria de Contratos de Tecnologia e Outros RegistrosTel: (55 21) 2139-3212 - Fax: (55 21) 2139-3175

TRIPS não exige de ninguém que emita modelos
de utilidade. Nem Expressões e sinais de propaganda. Nem garanta
proteção especial de marcas à União dos Escoteiros do Brasil. Essas
peculiaridades nacionais, que estão longe de ser universais, escapam
ao escopo do tratado, sob o princípio "quod abundat non nocet"
O art. 27 de TRIPs (cuja importância é retoricamente ampliada até a
próxima galáxia) simplesmente diz:
"1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer
invenção, de produto ou de processo, em todos os setores
tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo
inventivo e seja passível de aplicação industrial..(...)
Enquanto "ato inventivo" (seja o que for que isso signifique no seio
do Deus Tupã) e passo inventivo forem coisas diferentes, simplesmente
o art. 27 não se aplica aos modelos de utilidade, e o artigo do Sr.
Dick von Teufelein pode ser apenas mais uma dessas papagaiadas de
doutrina interesseira.